<질문>
A라는 골프용품회사가있습니다. A는 미국B사의 대리점이었는데 한국에 등록된 B사의
상표권을 양도받아 상표권등록을하였습니다. 근데 그상표권을 이용해서 타인의 병행수입,판매를
상표권침해라고 막고있습니다. (B사의 상표는 명백한 주지상표입니다.) A사는 여전히 B사의 제품을 판매하고있으나 대리점은 아니라고 주장함니다. 합법적으로 상표권을 양도받아 등록하였더라도 타인의 병행수입을 막고 자신만 독점수입하는데 상표권을 사용하는 이런경우 상표권의 부정한사용으로 상표권취소심판이 가능한지요? 가능하다면 어떤절차를 거처야하는지 알려주세요. 어려움이 너무커서 이렇게 문의 올림니다. 많은도움 부탁드림니다.
<답변>
【병행수입의 개념】
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▶ “진정상품”이란 위조상품의 반대개념으로서 권한있는(진정한) 상표권자에 의해 적법하게 생산 및 판매되는 상품을 말하고, “병행수입”이란 적법하게 상표가 부착되어 유통되는 상품(진정상품)을 제3자가 외국에서 정당하게 구매하여 국내로 수입하는 행위를 말합니다.
▶ 일반적으로 『진정상품의 병행수입(Parallel Importation of Genuine Goods)』이라 하면, “내‧외국에 상표권을 가지고 있는 권리자에 의하여 적법하게 상표가 부착되어 있는 상품을 제3자가 수입국의 상표권자 또는 전용사용권자의 허락 없이 수입하여 판매하는 행위”를 말합니다. 이러한 경우 『상표권자(또는 전용사용권자)가 자기의 국내상표권(또는 전용사용권)에 기하여 그 수입을 저지할 수 있는가』에 대해 논란이 제기되고 있습니다.
▶ 산업재산보호에 관한 파리협약에 근거한 속지주의 원칙에 따르면 상표권의 효력은 권리를 취득한 그 국가 내에서만 미치게 되며, 타국에서 제조‧판매되는 상품을 정당한 권원 없이 수입하는 경우 상표권을 침해하게 됩니다. 그러나 이러한 진정상품의 병행수입에 대해서 속지주의 원칙을 적용함으로서 나타나는 여러 가지 폐단 특히, 『권리자에 의한 국제시장의 독점과 지배』, 『수요자에 대한 상품의 고가구입 부담 등』의 문제점들로 인해 국제적인 추세는 이에 대한 수정 내지 예외를 인정하는 방향으로 나아가고 있는 추세입니다.
이러한 예외인정의 근거로는 상표를 일단 적법하게 사용하여 상품을 유통시켰을 때는 그 상표권은 이미 소진되었으므로 진정상품의 병행수입은 상표권을 침해하지 않는다고 하는 『국제적 소진이론』과, 진정상품의 병행수입이 상표의 주요기능인 출처표시의 기능을 저해하지 않고, 공중에게 오인‧혼동시킬 우려가 없는 경우에는 상표권을 침해하지 않는다는 『공중 오인설(또는 상표기능론)』에 의해 뒷받침되고 있습니다.
【병행수입의 상표권 침해 여부】
1. 이와 같이 제도적 문제점으로 인하여 고객님께서 문의하신 진정상품의 병행수입 문제는 간단하지가 않습니다. 기본적으로는 진정상품인 경우 일정한 요건 하에서, 외국상표권자가 국내에도 상표등록을 하고 자신이 직접 진정상품을 수입 및 판매하거나 또는 전용실시권을 허락하여 진정상품을 전적으로 수입 및 판매하게 하는 형태를 취하고 있으며, 그 경우에는 외국에서 진정상품을 정당하게 구매한 후 그 제품을 국내로 병행수입하여 국내에서 판매하는 수입업자(제3자)는 국내에 등록된 상표권(전용사용권)을 침해하지 않는 것으로 보는 것이 우리나라 판례의 입장인 것 같습니다.
그러나, 국내의 상표권자 또는 전용사용권자가 전적으로 수입에 의존하는 것이 아니라 국내에서 해당 상표제품을 직접 제조 및 판매하고 있는 상황이라면, 그 상표권자 또는 전용사용권자가 외국의 상표권자와 동일인 또는 동일시되는 경우를 제외(침해가 아님)하고는, 위 조건의 국내 상표권자나 전용사용권자의 허락을 얻지 않은 제3자가(병행수입업자)가 외국에서 진정상품을 구매하여 국내에 수입 및 판매하는 행위는 국내 상표권 또는 전용사용권에 대하여 침해를 구성할 가능성이 크다고 보여집니다.
2. 또한, 관세법 및 하위법령에 의하여 통관이 될 수 있느냐의 문제와 국내에서 판매되었을 경우 국내의 상표권(전용사용권)에 대한 침해를 구성하느냐는 별개의 문제입니다. 관세법 제235조(지적재산권 보호)제①항에 의하면, 상표법에 의하여 『등록된 상표권을 침해하는 물품은 수출 또는 수입할 수 없다』라고 규정하고 있습니다.
또한 『지재권보호를 위한 수출입통관사무처리에 관한 고시』 제1-3조 제5호(이하, 관세청 고시)에 의하면,
⇒ “상표권을 침해하는 물품”에 대하여 (국내에 등록된)타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용(부착)하여 수출입 되는 물품을 말한다고 규정하면서,
다만, 『세관장에게 “① 상표권 보호를 신청한 상표”와 “② 동일한 상표”가 부착된 물품』을 당해 상표에 대한 권리가 없는 자가 수입신고한 물품으로서, 당해상표가 “③ 외국에서 정당한 권리자에 의하여 부착”되고 “④ 국내․외 상표권자 관계”가 다음 각목의 1에 해당되는 경우에는 『⑤ 상표권을 침해하지 아니하는 것』으로 본다고 규정하고 있습니다.
가. 국내․외 상표권자가 동일인이거나 계열회사 관계(주식의 30% 이상을 소유하면서 최다 출자자인 경우) 또는 수입대리점 관계 등 동일인으로 볼 수 있는 관계가 있는 경우
나. 외국의 상표권자 또는 위 “가”목의 관계에 있는 국내 상표권자로부터 전용사용권을 설정 받은 경우. 다만, 국내 전용사용권자가 당해 상표가 부착된 물품을 “(외국 상표권자로부터 수입하지 않고)제조․판매만 하는 경우”에는 국내 전용사용권자와 외국의 상표권자가 동일인이거나 동일인으로 볼 수 있는 관계에 있는 경우에 한하여 침해를 구성하지 않는 것으로 봅니다.
즉, 동일상표에 대한 국내 상표권자(전용사용권자)가 별도로 존재하고(동일인 또는 동일주체로 볼 수 없고) 그 국내 상표권자(전용사용권자)가 동일 상표제품을 수입에 의존하지 않고 국내에서 직접 전량 생산 및 판매만을 하는 경우에는 제3자에 의한 진정상품의 병행수입이 허용되지 않는 것으로 보시면 되겠습니다.
【취소심판청구 가능성】
3. 고객님께서 문의하신 내용(취소심판청구 가능성)은 미국 골프용품사가 국내 등록을 받은 후 내국인에게 적법타당한 양도하였다면 등록상표의 부정사용에 의한 취소심판청구는 (미등록상표로서 그 등록을 저지할 수 있는 것은 별논으로 하더라도) 현행법상 적용할 마땅한 상표법규정이 없는 것으로 사료됩니다.
4. 다만, 내국인B가 미국본사로부터 상표권을 양도받아 사용 중인 골프용품 관련 상표의 지정상품에 대해 내국인 B가 전적으로 미국 본사로부터 수입에만 의존할 뿐 국내에서 해당 상품을 제조하지 않는다면, 진정상품의 병행수입제도 취지(권리소진론, 상표기능론)에 비추어 해당 상표권을 침해하지 않는다고 볼 여지가 있다는 말씀을 드릴 수 있습니다. 다만, 구체적인 거래상황에 관한 사실관계와 법령적용은 법원의 판결에 의해 확인될 수 있음에 유의하십시오.
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