대법 "등록 상표와 유사한 후출원 등록상표 사용... 무효 전이라도 권리침해 인정"

[대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결] 

[출처] 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용 – 선출원 등록상표권의 침해 해당: 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결|작성자 가산종합법률사무소 

[파이낸셜뉴스] 등록된 상표와 유사한 상표를 등록해 사용한 경우 해당 상표가 무효라는 판결이 확정되기 전이라도 권리침해에 해당한다는 대법원 판결이 나왔다. 상표법상 선발생 권리가 우선한다는 이유에서다. 대법원은 이 판결로 등록된 상표와 유사한 상표를 사용해도 그 권리를 인정해 온 기존 대법원 판례를 뒤집었다.  

대법원 전원합의체(주심 이기택 대법관)는 18일 A씨가 B사를 상대로 “상표권 침해를 금지해 달라”며 낸 소송의 상고심에서 재판관 전원일치 의견으로 원고 일부 승소 판결한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다.  

A씨는 지난 2013년 7월 소프트웨어 개발·공급 사업을 시작하면서 ‘DATA FACTORY’라는 상표·서비스표를 등록했다. 이후 B사는 2015년 12월 A씨와 같은 상호명으로 컴퓨터 데이터 복구 등의 서비스 사업을 시작했다.  

이에 A씨는 2016년 상표권 침해금지 소송을 제기하며 상표 사용 금지와 광고 선전물 등을 폐기하고 1억여원의 손해배상도 요구했다.  

1심은 A씨가 먼저 상표를 출원한 것을 인정하면서도 손해배상은 1000만원만 받아들였다. 재판부는 “상호의 청음·관념과 업종 등이 동일해 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다”며 “이에 따라 A씨는 손해배상을 청구할 수 있고 B사엔 손해배상 의무가 있다”고 봤다.  

2심도 1심의 판결을 대체로 유지하면서 손해배상 청구 금액만 추가로 인용했다. 재판부는 “B사는 컴퓨터에 저장된 데이터 등을 대상으로 하는 서비스업이라는 점에서 공통되고 범위도 일치한다”고 판단했다.  

이에 따라 중복된 상표가 무효로 인정되기 전까지 상표를 사용한 행위가 권리 침해로 볼 수 있는지 여부가 쟁점으로 꼽혔다. 기존 대법원의 판례들은 상표법에 의해 등록된 상표는 무효·취소되기 전까지 전부 보호받아야 한다고 판결한 바 있다. 

대법원의 판단은 달랐다.  

대법원은 “상표권자가 상표 등록 출원일 전에 출원·등록된 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 상표권자의 동의 없이 사용했다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한된다”고 판시했다.  

이어 “후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다”며 "상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있다"고 밝혔다.  

아울러 “후출원 등록상표를 무효로하는 심결이 확정될 때까지는 선출원 등록상표에 침해되지 않는다고 판단한 대법원 판례를 모두 변경한다”고 덧붙였다.